A Primeira Turma Especializada do TRF da 2ª Região decidiu manter a sentença da Justiça Federal, que condena o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a analisar e proferir decisão fundamentada sobre o pedido da empresa japonesa Kabushiki Kaisha Seisakusho, que quer a prorrogação do registro da marca Hitachi no instituto como marca notória. A Kabushiki é proprietária da Hitachi há mais de meio século. A decisão do TRF foi proferida no julgamento de uma apelação apresentada pelo INPI, contra a sentença de 1º grau. A empresa sediada em Tóquio havia impetrado mandado de segurança na 1ª instância, por conta de o INPI ter indeferido o seu pedido administrativo.
Em suas razões, a Kabushiki afirma que o pedido fora feito em 23 de maio de 1995, ainda na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que reconhecia o direito de notoriedade da marca, em seu artigo 67. Ocorre que o INPI só indeferiu o pedido em 21 de janeiro de 1997, portanto, já sob o regime da nova lei de marcas e patentes, a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que em seu artigo 233 previu a extinção da notoriedade das marcas, mantendo, contudo, os prazos já concedidos.
O juiz federal convocado Guilherme Calmon, relator da apelação do INPI apresentada ao TRF, entendeu que ao caso aplica-se a norma de sobredireito, em que o direito da empresa proprietária da marca Hitachi está preservado dos efeitos da lei futura, ou seja, a Lei nº 9.279/96, a atual Lei da Propriedade Industrial.
